【祝良律师谈美国专利保护】

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知识产权(Intellectual Properties, IP),亦称智慧财产权,包括专利权、商标权、版权、技术秘密、商业秘密、域名、店面装饰等。在国际、国内的技术竞争领域,专利权被认为是值得优先保护的知识产权。

专利权是指几项排他权利的集合,包括:未经专利权人书面授权,任何他人不得在境内制造、销售、营销包括其专利技术的产品(简称专利产品),也不得从境外进口该专利产品。

专利保护有地域性,仅限于授予专利权的主权国家境内。如果你只有美国专利,没有越南专利,那么在越南制造、销售你的专利产品就不侵犯你的美国专利权。如果你只有中国专利但没有美国专利,在美国制造、销售你的专利产品也不侵犯你的中国专利权。如果你既有美国、墨西哥专利,也有中国专利,但没有其他国家专利保护,那么在蒙古生产、在欧洲销售你的专利产品,也不侵犯你在美、中、墨三个国家的专利权。

获取专利权的途径有:一、发明人就其发明申请了专利,并且被专利局批准,那么获准的权利诉求,就是对发明人专利权范围的界定。二、发明人的雇主依照合同受让了作为雇员的发明人的专利申请权或专利权,即雇员把专利权中的经济权利转让给雇主,但保留其精神权利,即发明人的名分,因为精神权利是不可让与的。三、依据合同或法院判决,或经继承,从专利权人获得其专利权的部分或全部。

美国专利,从申请到获准,包括下列几个步骤包括:

1. 申请人与专利律师签约,正式授权专利律师代表申请人准备专利申请。申请人可以是发明人、技术受让人、发明人雇主或者技术受让公司。如果你是Apple或 Microsoft等超大IT公司的雇员,你有了创新、发明,那么针对该创新、发明申请专利的权利,十有八九属于公司。

2. 发明人向专利律师披露发明内容。即便专利申请人是雇主,作为雇员的发明人也必须与专利律师配合,把发明的细节告诉专利律师。我喜欢与发明人面对面交谈,一 边聊、一边画图,聊完了,专利图也画完了。十多年前,我负责AOL的一部分专利申请。每次有了新任务,我就与发明人约好,利用其午饭时间,到发明人的工作地点,聆听发明人详细解说其技术方案。短则半小时,长则一小时,就把发明的核心问题澄清了。如果只读发明人写的简介,花十倍时间,恐怕未必能理解其发明的核心。

3. 专利律师根据披露内容,起草专利申请。这是专利律师的任务。不同律师,其风格也不同。我喜欢简洁、高效,一边做专利检索、一边起草;先界定权利诉求,后填补发明的详细描述。

4. 发明人审阅初稿、二稿、三稿。专利律师和发明人对同一项发明有不同理解是很正常的。发明人必须审阅专利律师的稿子,其意义在于纠正专利律师的技术错误,通过互动,刺激专利律师更精准地描述发明,写出最贴切的权利诉求。定稿之后,律师向专利局递件。

5. 大约1年后,专利审查员签发第一个审查意见。审查员的意见书包括专利局的例行表格、针对该专利申请的理由和审查员援引的在先技术列表。专利审查员除了提出某些形式、格式上的改动外,常见的反驳意见主要是针对“新颖性”和“非显而易见性”。如果审查员调出几篇文献,例如已经公布的专利申请或者发表的杂志论文,并指出现有技术(亦称在先技术“Prior Arts”)已经披露了和你的发明实质性相似的技术,那么审查员就说你的发明缺少“新颖性”。 如果每一篇文献并没有完整地披露和你的发明实质性相似的技术方案,但只是披露了某一部分,那么如果在这个技术领域里的普通人(ordinary person in the art)能够把多篇文献中披露的不同部分,凑成一个整体上和你的发明实质性相似的技术方案,那么那么审查员就说你的发明是“显而易见的”。

6. 专利律师代表专利申请人做出妥当回应,其中包括:对发明描述的修改,对专利图的修改,对权利诉求的修改,以及就权利诉求的辩论等。大多数情况下,专利审查员援引的在先技术未必都在点子上。只要认真阅读、比较,找出在先技术与本发明的根本区别,就可以克服审查员的反驳意见。

7. 申请人做出第一个回应几个星期后,专利局将签发第二个审查意见,即最终意见。在第二个意见中专利审查员可能会全部接受、部分接受、或者全部否定专利律师在第一个回应中所做的辩论,也有可能援引新的在先技术。 

8.  申请人做出第二个回应后,专利审查员会审阅申请人的回应,并作出决定:批准或拒绝专利申请中的全部权利诉求,或者只批准部分专利诉求。如任何权利诉求被拒绝,申请人可以上诉,或者要求复审。

以上1-4叫专利申请阶段;5-8叫专利审查阶段。一个专利申请,从递件到获准(授权),少则半年,多则三五年。一般说来,一旦获准,专利权自专利申请日起算。收到专利证书后,发明人可以通过三个途径实现专利权的价值。其一,自行开发自己的专利产品,从市场上获取回报。其二,以发放“许可证”的方式,让别人去开发专利产品,从被许可方收取专利许可费。其三,守株待兔,即等到有人制造、销售专利产品时,提起侵权诉讼,让侵权方赔偿损失。在专利侵权诉讼中,如果法院认定侵权人是故意侵权的,法院可判侵权人赔偿专利权人损失的三倍。
 
祝良 律师
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