【专利侵权与三倍赔偿】（祝良律师随笔 No. 605）

在美国的专利侵权案子里，陪审团对实际损失赔偿做出了裁定之后，法官可以把赔偿额增大到实际损失赔偿的三倍，条件是庭审证据显示被告的侵权行为是故意的。35 U.S.C.§284。例如，如果证据显示被告的侵权行为是故意的（willful infringement），如果原告的实际损失是1百万美元，法律允许法官把这个数额增加到3百万美元。

至于什么是故意的，司法实践中产生了一系列规则。

一个人如果实际上知道了某个有效专利的存在，那么他就有义务采取妥当措施来确认他的行为是否构成专利侵权。（Underwater v. Morrison, 1983）。什么意思呢？如果我知道你的权利的存在，我就不能凭装傻来试探着损害你的权利而不受惩罚，而应当积极检点自己的行为以免损害你的权利。

什么样的情况算是“实际知道”呢？

被告的“实际知道”可以由专利权人的行为来确立。例如，被告收到了专利权人发给他的停止侵权函件；专利权人拒绝了被告要求使用许可的邀约。此类情况下，如果被告抵赖知道专利的存在，陪审团是不会相信的。

被告的“实际知道”可以由被告自己的行为来确立。例如，证据显示，被告一直在关注某个方面的专利。他说唯独没有注意到“这个专利”的存在，没有人会相信。

如果被告知道这个专利的存在，如何采取妥当措施避免侵权？请专利律师提供一份侵权或不侵权意见书是最妥当的措施。庭审时，如果被告未能提供这样的证据，那么法院可以推定，要么被告没有寻求法律意见，或者拿到了意见书，但意见书对被告不利。（Electro Med v. Cooper, 1994）。

如果被告确实拿到了“不构成侵权”的意见书，法院会进一步考量其他因素，例如：从收到意见书到侵权行为发生的时间长短；被告是否遵从意见书里的某些建议；意见书自身是否妥当，等等。

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【祝良律师简介】
美 国最高法院出庭律师、美国注册专利律师。加州、纽约州、哥伦比亚特区(DC)执业律师。法学博士、知识产权法硕士、哲学硕士、电子工程学士。专业 领域: 专利/商标、公司/合同、地产/信托、签证/移民、雇主维权等。办公室在南湾San Jose,东湾Fremont, 中半岛Burlingame和三谷Pleasanton。
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