【什么东西是可专利的？】（祝良律师随笔 No. 604）

经常有人问我：到底生么样的发明、什么样的创新、什么样的技术、什么样的产品，可以用来申请美国专利？

工艺、机器、制品、物质合成，及其改进，只要是实用的、新颖的、和非显而易见的，就是可专利的（35 U.S. Code § 101）。但对这个基本原则的适用和解释，是与时俱进的，处于动态演进之中的。

首先在专利审查层面上，专利审查员要遵循“专利审查程序手册”（MPEP）。这个手册又汇编、归纳了专利局上诉委员会（PTAB）的解释性决定和联邦上诉法院与最高法院的判例。如果专利申请人对于审查员的决定不服，可以上诉至专利局内部的上诉委员会（PTAB）复议。

其次在诉讼中，联邦初审法院（United States District Court）的法官要适用和解释专利法和判例法。到了美国上诉法院（United States Court of Appeals）， 法官又要适用和解释专利法和判例法。到了美国最高法院（Supreme Court of the United States），又要适用和解释专利法和判例法。 美国最高法院的解释具有最高的权威，下级法院和行政部门（PTO， PTAB）必须遵从。

作为一个一般规则，除了物理现象、抽象概念和自然规律之外，“太阳之下任何人造之物”都是可专利的（Diamond）。

那么，如何区分自然产物和人造之物呢？如果你的发明是“物质合成”，一个常用的鉴定标准在于人是否参与了物理结构的变化。砖瓦是人造之物，石头是自然之物，区别在于前者有人的参与，而后者则没有。

如果你的发明是“基因产品”，那要看它是否是“分离出来的”并具有新的应用特性（Myriad）。

如果不是“基因产品”，那要看它是否是“纯化的”和“浓缩的”并产生了新的功能或用途（Parke-Davis）。

人工培育的植物新品种，是可专利的（J.E.M. v. Pioneer）。

如果你的发明是“软件或商业方法”，目前的鉴定标准是它是否属于“抽象概念”（Bilski）。首先要看它是用具体的机器或装置来执行的，还是把现有物从一个形态转化到另一个状态。其次要看如果授予专利，是否会让专利权人对一个抽象概念拥有垄断权。

如果它是通过思维来实施的，或者是纯粹的数据操作，那就太抽象了（Rader in Cybersource）。如果它不是抽象的，并且在计算机技术上有功能性的、非显而易见的应用， 那么它就能满足专利法（35 U.S. Code § 101）的基本要件（Research Corp）。

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【祝良律师简介】
美 国最高法院出庭律师、美国注册专利律师。加州、纽约州、哥伦比亚特区(DC)执业律师。法学博士、知识产权法硕士、哲学硕士、电子工程学士。专业 领域: 专利/商标、公司/合同、地产/信托、签证/移民、雇主维权等。办公室在南湾San Jose,东湾Fremont, 中半岛Burlingame和三谷Pleasanton。
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