【祝良律师谈美国专利申请的步骤】（祝良律师随笔No.601*）

一个专利申请要获得专利局批准，取决于若干因素。首先是发明人的发明要符合实用性(UTILITY)、新颖性(NOVELTY)和非显而易见性 (NON-OBVIOUSNESS)这三个基本要件，否则，专利申请获准的可能性不大。即使蒙溷过关，将来也会被宣布无效（专利有效性问题，我将在另文讨 论）。

其次是专利律师或专利代理（以下简称专利律师）要尽心尽力，与发明人密切合作，对该发明做了妥当的描述，并在与专利审查员的互动过程中，让专利审查 员确信该发明除了符合上述三个要件外，还满足了“能做性”(ENABLEMENT)和“最佳模式”(BEST MODE)这两个条件。

在美国，雇员在雇用期间完成的发明，其知识产权一般属于雇主；而雇主就该发明申请专利，必须有该雇员签署的转让声明。就专利申请而言，出资申请专利 的人和专利律师的目标是一致的，即最大限度地界定“权利要求”的范围并让专利局批准该专利申请。要实现这个目标，发明人和专利律师的密切合作是必不可少 的。

首先，发明人要向专利律师清楚、全面地介绍其发明。介绍不清楚，专利律师就不容易正确地理解该发明的真实涵义和关键所在。介绍不全面，专利律师就不 容易正确 地理清该发明的全部外延和潜在用途。因此，为了帮助专利律师听懂、理解发明的内涵、外延，发明人除了口头介绍外，要尽可能地向专利律师提供文字说明、摘 要、图表、演示等资料。

其次，专利律师必须清楚、全面地理解发明人的发明，并在专利申请中对该发明做清楚、全面地描述。理解不清楚，描述就不可能清楚、准确；描述不清楚、 不准确， 专利审查员就无法清楚、全面地理解该发明的范围、界限。专利实践中发生过这样的笑话：在与专利审查员的互动过程中，为了向专利审查员解释清楚发明的内容， 某专利律师带上发明人去华盛顿面见专利审查员；在专利律师和专利审查员进行了一番争论后，发明人才恍然大悟，他们争论的那些细节与发明人本来的发明风马牛 不相及。原因出在专利律师未能在专利申请中准确地描述发明的实质性内容。

第三，专利律师必须对发明人的发明感兴趣。没有兴趣，就没有热情。没有热情，即使理解了发明的内涵、外延，也不容易最条理地描述发明、最大限度地界 定“权利要求”的范围、最大限度地争取“权利要求”的获准。道理如同恋爱；你对那个人没有兴趣、没有热情，不可能与之建造美满婚姻。

第四，专利律师收到专利审查员的审查意见（OFFICE ACTION）后，要与发明人商讨如何应对。发明人主要从技术方面贡献智慧；专利律师主要从法律方面运用技巧。两方面密切配合，才能对付专利审查员的百般挑剔。

一般而言，专利申请递交后，专利律师会收到两个审查意见。审查意见大致包含三方面的内容：

（1）对专利申请的格式和形式方面的反对意见（REJECTION/OBJECTION）。例如：要求申请人改正文字、图表的缺陷。

（2） 对“权利要求”的反对意见。这方面的意见是审查意见的核心内容，其中专利审查员会指出某些“权利要求”在形式和/或内容方面存在的问题。在形式方面，问题 一般在术语、归类等，容易解决。在内容方面，专利审查员会指出某些“权利要求”界定的发明不符合实用性(UTILITY)、新颖性(NOVELTY)、非 显而易见性(NON-OBVIOUSNESS)、能做性(ENABLEMENT)和最佳模式(BEST MODE)这五个方面中的任何一个或多个，并解释其理由。

（3）对某个或某些“权利要求”的同意意见，即指出它们是“可允许的”（ALLOWABLE）。有时候专利审查员会指出某个或某些“权利要求”要经过其特定的修改后才是“可允许的”。

绝大多数专利申请都能满足“实用性”要件，即发明的实际应用能产生有用的、确实的、可测的结果，所以一般不会遭受“实用性”方面的挑剔。但绝大多数 专利申请 会遭受“新颖性”或“非显而易见性”方面的反对意见。专利审查员会随审查意见附上他检索到的一些专利文件或非专利文件（统称PRIOR ARTS,“在先技术”），并指出申请中的某个或某些“权利要求”由于某个或某些“在先技术”而丧失了“新颖性”，或者由于某个或某些“在先技术”而变得 “显而易见”。

必须指出的是：专利审查员在“新颖性”或“非显而易见性”方面的反对意见并不是无懈可击的，有些甚至是草率的、牛头不对马嘴的、风马牛不相及的、令 人啼笑皆 非的。这就为专利律师留下了反驳、争取的余地。在这方面，专利律师要与发明人密切合作，分析专利审查员的反对理由，分析专利审查员援引的所谓“在先技 术”，找出该发明与“在先技术”的区别，对专利审查员的反对理由作一一反驳，必要时还可对有关的技术描述部分和“权利要求”进行修改。当然，这种修改不能 为专利申请增加新内容（NEW MATTER），即修改后的申请所描述的技术不能超出原申请界定的范围。

在第二个审查意见中，专利审查员有可能完全接受、部分接受或者完全不接受专利律师在第一个回复（RESPONSE TO OFFICE ACTION）中所作的反驳，甚至会另外带出新的反对意见。第二个审查意见一般是最终的，即申请人对第二个审查意见回复后，审查员将根据申请人的第二个回 复作出批准或拒绝“权利要求”的结论。所以，在准备第二个回复时，专利律师与发明人更应该密切合作。

如果这个专利申请很重要，一旦被拒，会造成某些后果，那么申请人就应该在回应最终审查意见的同时，递交一个RCE（续审请求,Request for Continued Examination）。专利局收到请求后，会开始另一轮审查。在这新的一轮审查里，一般情况下，是同一位审查员阅卷，出第一个审查意见，然后再出第二 个意见。在RCE阶段扭转方向，虽不容易，但值得争取。

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【祝良律师简介】
美 国最高法院出庭律师、美国注册专利律师。加州、纽约州、哥伦比亚特区(DC)执业律师。法学博士、知识产权法硕士、哲学硕士、电子工程学士。专业 领域: 专利/商标、公司/合同、地产/信托、签证/移民、雇主维权等。办公室在南湾San Jose,东湾Fremont, 中半岛Burlingame和三谷Pleasanton。
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