大易律師事務所  祝良 

專利法上所說的“商業方法”發明不是凡指任何與商業運作有關的發明，而是特指自動商業數據處理方面的發明。在發明分類上，自動商業數據處理屬於705類，但教育方法屬於434類，遊戲屬於273類，作物生產方法屬於47類，等等。

705類發明的標題是“數據處理：金融、商業實踐、管理，或成本/價格確定”。這類發明的技術領域包括在如下三方面進行數據處理和運算的機器和方法：（1）企業運作、管理；（2）財務數據處理；或（3）商品或服務的定價。

這三個方面以外的方法，不屬於“商業方法”。商業方法專利申請要清楚地描述該發明方法能產生有用的、確實的、可測的結果，而不僅僅是一概念或未來研究與開發的一個出發點。否則，該發明就不符合專利法規定的實用性要件（35 USC 101）。在對發明的描述中，要說明與該發明關系最密切的迄今為止所知道的其他技術方案、該發明要解決的問題以及該發明的最佳模式。

要符合實用性要件，專利申請必須描述該發明的實際應用。如果有多項應用，只描述一項就足以符合實用性要件。發明的實際應用是指其直接應用能產生有用的、確實的、可測的結果。其直接應用不能產生有用的、確實的、可測的結果的，如自然規律、科學原理、自然現象、抽象概念、純數學算法等，不是專利保護的對象。例如，在以往的判例中，法院認為：某個專利申請描述的房地產投標程序僅僅是抽象概念的組構（In re Schrader）；“定位中軸”和“建立氣泡結構”的步驟不過是對基本數學結構的操控(In re Warmerdam)。

除了為介紹該發明所必需的背景知識外，專利申請中不應該羅列常識和在相關領域中已被廣泛知道的內容。

電腦應用方面的商業方法（主要是軟件）專利申請應寫明如下幾項：（1）軟件的功能，即電腦執行該軟件將完成什麽任務；（2）要完成這些任務，電腦應該有哪些硬件配置；（3）如果發明涉及其他的機器，電腦與那些機器的整合關系。

如果軟件本身是實施該發明之最佳模式的組成部分，對該軟件的功能描述就足以滿足“最佳模式”要件，而無需提交該軟件的原碼和流程圖。

如果申請中有“手段加功能”(means plus function)的“權利要求”(Claims)，申請的技術描述部分就必須有與該“手段加功能”相對應的結構、材料或行為。否則，審查員就會認為該專利申請沒有對“權利要求”界定的技術做足夠地定義和描述。

值得註意的是，僅僅把傳統步驟計算機化的發明，不屬於專利法上規定的可專利的主題。在Bilski v. Kappos, 561 U. S. 593 (2010) 一案中，美國最高法院裁定: Bilski專利中描述的用來對沖價格浮動造成的財務風險的軟件是“抽象概念”因而是不可專利的。最高法院的判決指出，“對沖是我們商業系統裏使用已久的、在任何金融導論課裏都要教的一個基本經濟做法。” 本案中的對沖概念，如同Benson 和 Flook案裏的算法，屬於不可專利的那類抽象概念。

在界定軟件發明的可專利性方面，美國專利局自2014年以來越來越接近歐洲專利局的指導原則。純軟件的發明，如果沒有硬件系統的支持，專利申請會被拒絕。美國的IT界人士對此很失望，因為軟件具有重大使用價值而且是美國技術領先的主要領域之一。