大易律師事務所  祝良（WeChat: US3539）

一個專利申請要獲得專利局批準，取決於很多因素。首先是發明人的發明要符合實用性(utility)、新穎性(novelty)和非顯而易見性(non-obviousness)這三個基本要件，否則，專利申請獲準的可能性不大。即使蒙混過關，將來也會被宣布無效（專利有效性問題，我將在另文討論）。其次是專利律師或專利代理（下稱專利律師）要盡心盡力，與發明人密切合作，對該發明做了妥當的描述，並在與專利審查員的互動過程中，讓專利審查員確信該發明除了符合上述三個要件外，還滿足了“能做性”(enablement)和“最佳模式”(best mode)這兩個條件。

在美國，雇員在雇用期間完成的發明，其知識產權一般屬於雇主；而雇主就該發明申請專利，必須有該雇員簽署的轉讓聲明。就專利申請而言，出資申請專利的人和專利律師的目標是一致的，即最大限度地界定“權利要求”的範圍並讓專利局批準該專利申請。要實現這個目標，發明人和專利律師的密切合作是必不可少的。

首先，發明人要向專利律師清楚、全面地介紹其發明。介紹不清楚，專利律師就不容易正確地理解該發明的真實涵義和關鍵所在。介紹不全面，專利律師就不容易正確地理清該發明的全部外延和潛在用途。因此，為了幫助專利律師聽懂、理解發明的內涵、外延，發明人除了口頭介紹外，要盡可能地向專利律師提供文字說明、摘要、圖表、演示等資料。

其次，專利律師必須清楚、全面地理解發明人的發明，並在專利申請中對該發明做清楚、全面地描述。理解不清楚，描述就不可能清楚、準確；描述不清楚、不準確，專利審查員就無法清楚、全面地理解該發明的範圍、界限。專利實踐中發生過這樣的笑話：在與專利審查員的互動過程中，為了向專利審查員解釋清楚發明的內容，某專利律師帶上發明人去華盛頓面見專利審查員；在專利律師和專利審查員進行了一番爭論後，發明人才恍然大悟，他們爭論的那些細節與發明人本來的發明風馬牛不相及。原因出在專利律師未能在專利申請中準確地描述發明的實質性內容。

第三，專利律師必須對發明人的發明感興趣。沒有興趣，就沒有熱情。沒有熱情，即使理解了發明的內涵、外延，也不容易最條理地描述發明、最大限度地界定“權利要求”的範圍、最大限度地爭取“權利要求”的獲準。道理如同戀愛；你對那個人沒有興趣、沒有熱情，不可能與之建造美滿婚姻。

第四，專利律師收到專利審查員的審查意見（Office Action）後，要與發明人商討如何應對。發明人主要從技術方面貢獻智慧；專利律師主要從法律方面運用技巧。兩方面密切配合，才能對付專利審查員的百般挑剔。

一般而言，專利申請遞交後，專利律師會收到兩個審查意見。審查意見大致包含三方面的內容：

（1）對專利申請的格式和形式方面的反對意見（rejection/objection）。例如：要求申請人改正文字、圖表的缺陷。

（2）對“權利要求”的反對意見。這方面的意見是審查意見的核心內容，其中專利審查員會指出某些“權利要求”在形式和/或內容方面存在的問題。在形式方面，問題一般在術語、歸類等，容易解決。在內容方面，專利審查員會指出某些“權利要求”界定的發明不符合實用性(utility)、新穎性(novelty)、非顯而易見性(non-obviousness)、能做性(enablement)和最佳模式(best mode)這五個要件中的任何一個或多個，並解釋其理由。

（3）對某個或某些“權利要求”的同意意見，即指出它們是“可允許的”（allowable）。有時候專利審查員會指出某個或某些“權利要求”要經過其特定的修改後才是“可允許的”。

絕大多數專利申請都能滿足“實用性”要件，即發明的實際應用能產生有用的、確實的、可測的結果，所以一般不會遭受“實用性”方面的挑剔。但絕大多數專利申請會遭受“新穎性”或“非顯而易見性”方面的反對意見。專利審查員會隨審查意見附上他檢索到的一些專利文件或非專利文件（統稱prior arts,“在先技術”），並指出申請中的某個或某些“權利要求”由於某個或某些“在先技術”而喪失了“新穎性”，或者由於某個或某些“在先技術”而變得“顯而易見”。

必須指出的是：專利審查員在“新穎性”或“非顯而易見性”方面的反對意見並不是無懈可擊的，有些甚至是草率的、牛頭不對馬嘴的、風馬牛不相及的、令人啼笑皆非的。這就為專利律師留下了反駁、爭取的余地。在這方面，專利律師要與發明人密切合作，分析專利審查員的反對理由，分析專利審查員援引的所謂“在先技術”，找出該發明與“在先技術”的區別，對專利審查員的反對理由作一一反駁，必要時還可對有關的技術描述部分和“權利要求”進行修改。當然，這種修改不能為專利申請增加新內容（new matter），即修改後的申請所描述的技術不能超出原申請界定的範圍。

在第二個審查意見中，專利審查員有可能完全接受、部分接受或者完全不接受專利律師在第一個回復（Response to Office Action）中所作的反駁，甚至會另外帶出新的反對意見。第二個審查意見一般是最終的，即申請人對第二個審查意見回復後，審查員將根據申請人的第二個回復作出批準或拒絕“權利要求”的結論。所以，在準備第二個回復時，專利律師與發明人更應該密切合作。